Cession de marque et opposabilité au fisc

Sébastien Robineau, publié le

La propriété intellectuelle et la fiscalité sont-elles condamnées à ne pas s’entendre ?

Le titulaire de plusieurs marques et logos a décidé de les céder à une société idéalement implantée dans les Iles Vierges Britanniques. Le lendemain de la cession, un contrat de licence de marques a été conclu entre la société basée dans les Iles Vierges Britanniques et une société de droit hollandais, laquelle société a ensuite exploité ces marques ainsi concédées et a perçu à ce titre des redevances de marques.

Le titulaire historique de ces marques et logos n’avait pas pris le soin de faire inscrire cette cession au registre national des marques tenu par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Le contrat de licence de marques avait subi le même sort.

Or, aux termes de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ».

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a considéré que les redevances de marques perçues par la société de droit hollandais devaient être réintégrées dans le revenu imposable du titulaire historique des marques et logos, considérant que la cession des marques et logos ne lui était pas opposable, faute d’avoir été inscrite sur le registre national des marques.

Tribunal administratif et cour administrative d’appel lui ont donné gain de cause. Portée devant le Conseil d’État (CE 22 fév. 2017, n° 392959 et 392960), cette affaire a connu un rebondissement inattendu !

En effet, le Conseil d’État a considéré que si l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’opposabilité aux tiers de toute transmission d’une marque à son inscription au registre national des marques, cet article du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas que cette inscription soit une condition de la validité de la transmission. Ce texte ne peut être invoqué, en réalité, que dans le cadre des contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. Or, en l’espèce, il n’y avait aucune contestation née du droit de la propriété intellectuelle : le cédant des marques et logos ne revendiquait pas la propriété des marques cédées, la société basée dans les Iles Vierges Britanniques ne contestait pas avoir accordé une licence de marques à la société de droit hollandais, etc…. Seule d’administration fiscale française considérait que cette cession ne lui était pas opposable.

Que nenni pour les magistrats du Conseil d’État !

La validité de la cession n’étant pas soumise à la publication de cette cession au registre national des marques, cette cession ne peut pas être remise en cause par l’administration fiscale française pour redresser un contribuable ayant la qualité de résident fiscal français. Le redressement a été annulé, le titulaire historique des marques et logos a vu son redressement annulé et la société de droit hollandais a supporté aux Pays-Bas sa fiscalité douce sur les redevances de marques.

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A propos du blog

Comprendre les enjeux juridiques de la vie des entreprises est devenu une nécessité pour tout entrepreneur. A l’appui de cas concrets dont ont eu à connaître les juridictions françaises ou à partir de situations particulières qui ont trouvé une réponse sans avoir à emprunter la voie du contentieux, ce blog sur le droit des affaires met à la portée de tous les subtilités d’un domaine aussi vaste que technique.

A propos de l’auteur

Sébastien Robineau

Philippe Flamand Sébastien Robineau est docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Il est spécialiste de droit des sociétés, ce qui ne l'empêche pas de garder un regard critique sur les principaux domaines du droit des affaires ! Il est le fondateur du cabinet Homère. Il intervient en Corporate / M&A et en fiscalité. Il assiste des clients français et internationaux, parmi lesquels il compte des clients institutionnels comme l'Autorité des Marchés Financiers, l'UGAP, la société Destination Ile de Ré, la société Hérault Aménagement, la société Territoire 34, la CCI de Région Nord de France ou le Grand Port Maritime de Marseille.

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